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| September 22, 2011
改正後の当事者系再審査の適用と新制度
中村義哉 編訳
当事者系再審査の経過措置と新制度の適用時期
2011年9月16日に発効したAmerica Invents Act (以下AIAという)の下、当事者系再審査請求および対応する新制度の取り扱いは下記のようになります。
- 2011年9月16日より前に再審査請求された場合
従来通り、特許庁に請求書が受理されて再審査が開始されるための要件は、特許性についての実質的に新しい疑義（substantial new question of patentability；以下SNQという）があるか否かである。その再審査手続の最後まで、SNQの基準が適用される。
- 2011年9月16日以降、2012年9月16日前まで（AIA発効から一年未満）に再審査請求された場合
SNQの基準ではなく、合理的な見込み（reasonable likelihood）の基準が適用される。この基準で審査開始された再審査は、最後まで同基準が適用される。
- 2012年9月16日以降（AIA発効から2年以降）に再審査請求された場合
この場合、特許庁は再審査請求を受け付けない。すなわち、当事者系再審査請求に代わり改正法で導入された当事者系レビュー（Inter Partes Review）のみ認められる。当事者系再審査請求制度を規定する35 USC 第31章は、2012年9月16日以降は適用されない。当事者系レビューは、再審査請求とは異なるルールで施行される予定である。
上記のように、2011年9月16日以降に請求された当事者系再審査では、従来のSNQの基準はもはや適用されません。そして、改正法下では、SNQの基準ではなく、新しい基準が適用されることになります。新しい基準の下、事者系再審査開始の要件として、請求書で争われる少なくとも1つのクレームについて請求人の主張が通る（prevail；換言すると、審査官は拒絶理由を出すであろう）という合理的な見込み（reasonable likelihood）が要求されます。つまり、請求書にそのような情報が提示されていることが要件となります。
合理的な見込み（reasonable likelihood）の基準について、下院レポート（House Rep. 112-98 (Part 1), at 47, 112th Cong., 1st Sess.）に下記の記述があります。
“当事者系レビューの基準は、現在請求書の95％が満たすとされるSNQの基準から引き上げられ、合理的成功の見込み（reasonable likelihood of success）を示す情報を要求する基準に変更するものである。”
そして、合理的な見込みの基準とは何かというと、次の記述があります。
“引用特許または刊行物に基づき、請求書で争われる少なくとも1つのクレームについて請求人の主張が通ること(prevail)の合理的な見込みを示す記載（statement）、およびその特許または刊行物が再審査対象のクレームに対してどのように関係するのか、あるいはどのように適用するのかについての詳細な説明（detailed explanation）”
（セクション1.915(b)(3)参照）
分析
現在の時点で、SNQ基準が合理的見込みの基準に代わった結果どのような影響が生じるかを予測することはほとんど不可能ですが、上記下院レポートにあるように、「基準を引き上げる（elevate）」という表現に基づくと、新たな基準により受理（granted）される請求書の割合は低くなると予想されますが、クレームの拒絶に至る請求書の数は変わらないであろうと予想されます。つまり、拒絶に直結しやすい請求書のみが受理されることになり、入り口は絞られますが、そのような請求書である限り、最終的な結論は変わらないと予想されます。
新しい当事者系レビューと異なり、当事者系再審査は、当事者間の合意で終了させることはできません。さらに、当事者系レビューの後、その請求人はその手続において実際に提起されたか（was raised）あるいは合理的に提起可能であったであろう（reasonably could have been raised）根拠に基づいて特許無効を主張することは、その後の民事訴訟、PTO、ITCの手続でエストッペルになるためできません。これに対して、当事者系再審査の後は、その手続で実際に提起された提起されたかあるいは提起可能であったであろう（could have been raised）根拠に基づいて根拠にエストッペルが働きます。このように「reasonably」があるか否かの相違ですが、当事者系レビューでは明らかにエストッペルの範囲が広がります。2012年9月が近づく頃は、これらの点を考慮して、再審査請求にするのか、当事者系レビューにするのかを検討する必要がありそうです。
また、当事者系レビューの制限として、その請求前に、その当事者が特許の無効を主張する民事訴訟（例えば、反訴でない確認訴訟）を提起していた場合、当事者系レビューの請求が認められません。2012年9月が近づく頃は、この点にも注意しなければなりません。
AppleとNikeによる訴訟手続き停止の申し立て（Motion To Stay）が判事により却下された
| May 20, 2011
侵害被疑者は再審査が係属するケースで訴訟手続きを停止するには、すばやく行動しなければならない この金曜日、Affinity Labs v. Nike and Apple, 2011 U.S. Dist. LEXIS 51665の事件で、カルフォルニア東地区裁判所のClaudia Wilken判事は、被告が再審査請求およびこれに基づく訴訟手続き停止の申し立てを遅らせたことを指摘し、被告の当該申し立てを却下した。
2010年2月、Affinityは、運動能力をモニターするシステム（例えば、万歩計）に関する2つの特許権侵害に基づき、NikeとAppleをテキサス東地区裁判所に訴えた。同年11月、同事件は被告の申し立てによりカルフォルニア地区裁判所に移管された。そして、その11日後、Appleは、問題の特許に対して特許庁に再審査請求を行った。2011年1月18日に再審査請求は特許庁に受理され、1月20日に拒絶理由が出された。同年3月22日、AppleとNikeは、地裁に手続の停止の申し立てを行った。
Wilken判事は、3つのテストを適用して判断した。すなわち、（１）訴訟の進み具合（Stage）、（２）再審査は訴訟の争点を単純化できるか、さらに、（３）訴訟停止は被申立て人側に不利益か（つまり申立て人の戦術的優位のためか）、これらを均一に適用して判断する。Wilken判事は、次のように判断した。まず第1ファクターを見ると、訴訟の段階は早期であり、これは停止する方に分がある。第2ファクターの単純化に関して、AppleとNikeは再審査請求人であり、再審査の拘束されることに法律上同意しているといえる。同判事は、再審査はすべての争点を解決する可能性があるとしながらも、実際に争点を単純化するかどうかの不確定さ（uncertainty）の観点から、第2ファクターはどちらともいえない（neutral）と述べた。
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再審査でのクレーム補正に起因する損害賠償の免責
| January 24, 2011
再審査で特許権者が直面する大きな問題は、先行技術を克服するためにクレームを補正する必要が生じるかも知れないが、その反面そのようなクレーム範囲の変更によって、再審査以前の期間すべてについて損害回復の機会を失う可能性があることである。たとえイ号製品が元の特許クレームと補正後のクレームの双方の範囲内であっても、侵害者は「中用実施件（intervening right）」を有する。また時として、クレーム補正から再審査終了まで時間が経過する間に、侵害者に補正クレームを回避するデザイン変更の時間を許し、あるいは市場が別の技術の方向へ動き出すこともあるであろう。
先週、特許庁再審査で必要とされることと、後日訴訟で生じる不都合な結果の間のテンションが明白となった。
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再審査証の発効日前の行為に関する賠償責任を免責する中用実施権
| December 29, 2010
バージニアの西地区地方裁判所のNorman K. Moon判事は、University of Virginia Patent Foundation v. General Electric Company, et alのケースで、GEは、米国特許法252条に基づく中用実施権（intervening rights）を有していいるので、再審査証の発行前において米国特許5,245,282 (“282特許”)のクレーム1を侵害しないと判決した。換言すると、GEは、282特許の発行時から再審査で有効な特許になるまでの17年に及ぶ期間について実施権を得たことになる。
一般にこの実施権は、査定系再審査の間に問題の特許クレームが補正され（非実質的な補正では足りない）あるいはクレームが追加された場合に与えられる（米国特許法307条および252条）。しかしながら、本ケースでは、問題のクレーム（クレーム1）は再審査手続きで補正されていないし、クレームが追加もされてもいない。他方、再審査でクレーム1の或る文言を明確にするため、再審査手続きでクレーム4が削除された。これにより唯一変わったのはクレーム1の範囲（解釈）である。
米国特許法307条(b)項は、再審査証の発行前の侵害被疑者に対する再審査特許の効力を規定している。この条項が252条の権利を生じさせる。Moon判事は、クレーム4の削除の結果、クレーム1は事実上補正され（amended in effect as a results of ….）、これによりクレーム1の範囲が変わったので、本ケースに307条が適用されると判断した。
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特許庁再審査のアドバイザリーアクションに基づく、裁判官による差し止めの解除
| July 26, 2010
English Language Version (via IPWatchdog)
In re Swansonでの一連の出来事は周知であろう。本件では、陪審員は特許は有効かつ侵害されていると評決し、CAFCはその評決に基づく地裁判決を容認した。その後、侵害被疑者は米国特許庁に特許の再審査請求を行ったところ、米国特許庁は特許クレームを拒絶した。そして、すでに特許は有効であると判断されているにもかかわらず、CAFCは特許庁の拒絶判断を維持した。CAFCは、有効性は特許庁と裁判所とで異なる争点であると述べ、明らかに相反する結果を容認したのである。これはSwansonで示された注目すべき結論を踏襲するものであり、侵害被疑者の間で再審査がそれほどよく利用されるようになった理由の一つである。
フロリダ州南地区地方裁判所のJames Cohn判事は、Swansonのアプローチをさらに一歩進め、本件Flexiteek Americas v. PlasTEAK (Case No. 08-60996-civ-Cohn/Seltzer)において、問題の特許が無効であると判断した再審査のアドバイザリーアクションに基づき、本案差し止め命令を取り下げた。
Flexiteekは、PlasTEAKが合成チーク材の板張りに関する米国特許第6,895,881号を侵害しているとして提訴した。公判前、Cohn判事は、新規性および自明性の争点においてPlasTEAKはそれらにつき積極的抗弁の基礎をまったく主張しなかったとして、PlasTEAKを退ける略式判決（サマリージャッジメント）を出した。2009年6月の公判で陪審はPlasTEAKが‘881特許を文言侵害していると判断した。
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久光製薬は、米国特許登録製品「粘着剤およびこれを用いてなる貼付製剤」における特許権を失った
| June 23, 2010
特許権者は、米国特許権に対する再審査請求により予想外の結果を生むことがある（Ex parte Yasukochi et al）。
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セントラル再審査ユニットが説明するベストプラクティスおよび質問集
| May 26, 2010
米国特許庁のセントラル再審査ユニット(CRU)は、特許権者と第三者（当事者）に再審査のオフィスアクションに応答するに際して様々なオプションと義務があることを知らせるように特別配慮している。CRUは今月上旬、PTO規則に積極的に従わせる同プラクティスを推し進めるべく、再審査請求書の準備と提出に関する「ベストプラクティスと質問応答集（Best Practices and FAQs）」を公表した。この文書は、再審査請求の要件を規定するPTO規則、特許法、およびMPEP、さらには再審査請求書が完全なものであると特許庁を納得させるための実務的な助言も織り込まれている。
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最初が肝心：不備のない再審査請求書を作成するために
| March 1, 2010
弊事務所は、過去数年間に請求された多くの再審査請求事件をレビューしてきましたが、かなりの割合で請求書が、何らかの記載不備を理由にUSPTOに受理（grant）されなかったことが分かりました。
このような問題を防ぐとともに、PTOにより請求が拒絶（denied)される事態を避けるために、弊事務所では、PTOルールに基づく再審査請求書の要件のチェックリストと、不備のない再審査請求書を提出するための助けとなる実践的なチェックリストを用意しました。以下では、その基本的な部分を紹介しましょう。
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RAMBUS 対 NVIDIAの戦況報告
| January 28, 2010
昨年12月1日の私たちのブログ記事で、 RambusとNVIDIAとの 間のITCに おける係争と 米国特許庁で の再審査の状況について お知らせしました。 その後、 RambusはITCで の係争の大半において 勝利を収めています。 ITC行政法判事で あるEssexは、 ‘353特許、 ‘405特許および‘109特許は 有効であり、 侵害されているとの 判決を出しました。1
ところが、 再審査の方では、 Rambusは非常に厳しい状況下にあります。 下記表の「再審査に おけるクレームの審査状況」に 見られるとおり、 ほとんどの特許クレームが再審査では 拒絶されています。
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序 章
| January 1, 2009
特許発行後の救済手続き
再審査
再審査を利用することについては、未だに、多くの米国法律事務所は積極的ではないと考えられます。しかしながら、弊事務所は、問題の特許が、たとえそれが非常に強いと考えられる場合でも、再審査は有効な手段であると確信しています。その理由は、訴訟手続きにはない再審査の下記の利点があるからです。
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