セントラル再審査ユニットが説明するベストプラクティスおよび質問集

Scott Daniels and Yoshiya Nakamura | May 26, 2010

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米国特許庁のセントラル再審査ユニット(CRU)は、特許権者と第三者(当事者)に再審査のオフィスアクションに応答するに際して様々なオプションと義務があることを知らせるように特別配慮している。CRUは今月上旬、PTO規則に積極的に従わせる同プラクティスを推し進めるべく、再審査請求書の準備と提出に関する「ベストプラクティスと質問応答集(Best Practices and FAQs)」を公表した。この文書は、再審査請求の要件を規定するPTO規則、特許法、およびMPEP、さらには再審査請求書が完全なものであると特許庁を納得させるための実務的な助言も織り込まれている。

CRUの同文書の中で最も注目すべき記載は、「特許性の実質的に新たな疑い(SNQ)」をどのように確立するかについてである。具体的には、SNQの要求を見たすために、引用文献における「新たな技術的教示」または「再審査請求の対象となるすべてのクレームに関して、引用文献が、技術的に“新たな観点”で提示されているか否か」に焦点を当てるべきであると説明している。

再審査請求書では、過去の審査で引用文献が考慮されたか否か示すべきである。考慮されたのであれば、「どの程度まで考慮されたのか」も示すべきである。ただし、新たな技術的教示は「重畳的であってはならず」、つまり、過去の審査の記録上、考慮も議論されてもいないことが必要とされる。

SNQの説明は、 別個のセクションを設け、SNQをサポートする文献中の具体的な箇所を引用して記載するべきである。提案する拒絶理由の詳細な説明は、SNQを生じさせる新たな技術的教示を特定するための有効な記載として代用すべきではない。したがって、SNQの提示において、問題の特許クレームの各限定事項に引用文献の開示を適用するべきではない。そのようなクレームに対する技術的事項の具体的な適用は、別のセクション(審査官への拒絶理由の提示とすることが好ましい)に記載すべきである。

このようにCRUは、SNQとは、特許クレームが先行技術から見て特許性があるか否かを分析する前に認定されなければならない前提要件(Threshold requirement)であることを明らかにしている。

再審査請求の実務家ならば、CRUが出した上記文書のガイダンスの大部分を理解しているであろう。しかし、初めて知るようなポイントが幾つかある。たとえば、CRUは、問題の特許クレームを先行技術に適用するのに先行技術についての説明的な記述とクレームチャートの両者を用いること(いずれも不必要に請求書を長くすること)を推奨していない。

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